Не поименованные в законе случаи свободного использования товарных знаков

В законодательстве Российской Федерации об интеллектуальной собственности есть множество норм, посвященных случаям свободного использования объектов авторского, смежного и патентного права. В то время как в отношении товарных знаков (здесь и далее под товарными знаками также понимаются знаки обслуживания) ГК РФ содержит лишь одну такую норму: ст. 1487, посвященную исчерпанию исключительного права на товарный знак.

Однако свободное использование товарных знаков не ограничивается только данным случаем. Согласно статье 1484 ГК РФ, правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право на использование товарного знака, предоставляющее возможность запрещать использование третьими лицами сходных до степени смешения обозначений. Но, во-первых, законодательство содержит ряд ограничений исключительного права, которые были введены в общественных интересах с целью развития науки и образования, обеспечения свободы слова и информации, национальной безопасности и экономического роста1. То есть допускается существование прямых изъятий из исключительного права на товарный знак, когда разрешается его использование третьими лицами без согласия правообладателя. Во-вторых, основной функцией товарного знака является индивидуализация товаров и услуг, соответственно правомерно использование обозначений, сходных с товарным знаком, за пределами исключительного права не для индивидуализации товаров и услуг. В рамках данной работы исследуются оба случая, однако для удобства в дальнейшем будут употребляться словосочетание «свободное использование товарных знаков» и иные схожие выражения в т. ч., когда речь идет об использовании обозначений, сходных с товарными знаками.

Тема свободного использования товарных знаков является крайне важной, поскольку данный институт позволяет обеспечивать баланс между интересами правообладателя и третьих лиц. Как будет показано далее, благодаря свободному использованию защищаются права потребителей на доступ к информации о товаре, права авторов, получающих возможность использовать товарные знаки для создания пародий или в иных творческих целях, а также происходит предотвращение монополизации языка, которая могла бы быть следствием того, что какое-то слово становится недопустимым в употреблении из-за регистрации схожего словесного товарного знака.

В иностранных правопорядках, в частности в США и ЕС, нормы и судебная практика, посвященные случаям свободного использования товарных знаков, являются более развитыми, поэтому в данной статье будет проанализировано, какие существуют, помимо исчерпания права, случаи свободного использования товарных знаков за рубежом, и насколько регулирование данного вопроса в российском праве отличается.

Прежде чем перейти к подробному анализу случаев свободного использования, важно обозначить, что в американской правовой системе неправомерное использование товарного знака имеет место в двух ситуациях: infringement (нарушение) и dilution (размытие)2. Суть infringement заключается в том, что права обладателя исключительного права нарушаются путем незаконного использования товарного знака или схожего обозначения, если существует вероятность смешения и введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товара3.

Dilution возникает двумя способами: 1) by blurring – то есть использование обозначения, сходного с известным товарным знаком, которое приводит к снижению различительной способности товарного знака4; 2) by tarnishment – использование обозначения, порочащего репутацию товарного знака5. Стоит отметить, что dilution возможно только в отношении известных товарных знаков.

В статье 10 Директивы № 2015/2436 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков»6 (далее – Директива ЕС № 2015/2436) содержится аналогичное разделение, однако, не используются термины infringement и dilution.

В России данные разновидности в контексте противоправного использования товарных знаков не выделяются ни судебной практикой, ни доктриной7. Однако, во-первых, это разделение косвенно можно найти в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, где указано, что правовая защита общеизвестного товарного знака распространяется и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если его использование другими лицами вызовет ассоциацию с правообладателем и нанесёт ущерб его интересам. Во-вторых, суды в России оценивают снижение различительной способности товарного знака (dilution by blurring) при оспаривании регистрации «размывающего» товарного знака или рассмотрении требований о досрочном прекращении его охраны8.

Первым случаем свободного использования товарных знаков является добросовестное описательное использование, когда обозначение, сходное с товарным знаком, используется в общепринятом значении для описания свойств продукта, услуги или их географического происхождения9. В американской судебной практике было выработано три критерия, которым должно соответствовать описательное использование: 1) оно должно использоваться не в качестве товарного знака; 2) оно должно использоваться в описательном смысле; 3) оно должно быть добросовестным10. Примером применения доктрины добросовестного описательного использования может служить дело KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., рассмотренное Верховным Судом США11, где было признано правомерным использование истцом словосочетания «micro color» (микро цвет) для описания свойств косметической продукции, несмотря на то что данное обозначение было зарегистрировано ответчиком, как товарный знак.

В отношении размытия американское законодательство содержит прямое указание, что нормы о dilution не применяются к добросовестному описательному использованию12.

В праве ЕС есть аналогичные правила, допускающие добросовестное описательное использование. Так согласно подп. b п. 1 ст. 14 Директивы ЕС № 2015/2436, правообладатель не может запретить третьему лицу использовать обозначение, схожее с его товарным знаком, указывающее на вид, качество, количество, географическое происхождение, время производства и другие характеристики товара.

В российском праве доктрина добросовестного описательного использования закрепляется в п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где указано, что употребление слов, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги13. Впоследствии эта позиция была продублирована в Обзоре практики суда по интеллектуальным правам по вопросам использования товарного знака для целей, не связанных с индивидуализацией товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей14 (далее – Обзор СИП).

В судебной практике также можно найти много решений, когда суды отказывались признавать нарушение права на товарный знак, так как ответчик использовал схожее обозначение в целях описания своей продукции15. Например, в одном из дел правообладатель товарного знака «СЛАЙСЫ» подал иск к лицу, производящему и продающему закуски на базе риса и хлеба, маркированные обозначением «Слайсы». Суд по интеллектуальным правам указал, что ответчик использовал данное обозначение как указание на вид товара, а не как средство индивидуализации, что не является нарушением исключительного права истца16.

Следующим случаем является использование обозначения, сходного с товарным знаком, в учебных, научных, культурных и информационных целях. Поскольку здесь лицо использует обозначения не для индивидуализации товаров, а для донесения информации или художественного выражения, такое использование не охватывается исключительным правом и не нарушает его.

В США ключевым решением в этой сфере является дело Rogers v. Grimaldi17. Актриса Джинджер Роджерс, чье имя было зарегистрировано как товарный знак, подала иск против кинокомпании за использование её имени в названии фильма «Джинджер и Фред», считая это нарушением прав на товарный знак. Второй окружной суд отклонил иск, указав, что художественные работы и их названия имеют выразительный элемент, защищенный Первой поправкой. Соответственно использование в них товарного знака будет являться нарушением, только если выполняется одно из двух условий: 1) использование не имеет художественного отношения к произведению; 2) оно вводит в заблуждение относительно происхождения произведения, создавая смешение с товарным знаком18.

Данные условия стали называться «Тест Роджерса» и получили широкое применение в судебных решениях, где использование предметов, маркированных товарными знаками, в качестве реквизита в художественных произведениях признавалось правомерным19. При этом, согласно судебной практике, стандарт отношения товарного знака к художественному произведению является минимальным, и даже если существует возможность убрать товарный знак из произведения без сильного ущерба его выразительному элементу, такое использование все равно является законным20.

Нормы о размытии товарных знаков не применяются к их использованию в художественных произведениях, поскольку такое использование является некоммерческим. Важным судебным решением по этому вопросу является дело Mattel v. MCA Records, в котором компания Mattel подала иск к правообладателям песни «Barbie Girl», полагая, что композиция снижает различительную способность товарного знака Barbie и порочит его репутацию, упоминая в сексуальном контексте. Девятый окружной суд отклонил иск, указав, что хоть песня и вызывает dilution by blurring, её использование носит некоммерческий характер и защищено Первой поправкой, поскольку коммерческим признаётся лишь выражение, сводящееся только к предложению сделки21.

В праве Европейского Союза свободное использование товарного знака в культурных целях защищается на законодательном уровне. Так согласно п. 27 Преамбулы Директивы ЕС № 2015/2436, использование товарного знака третьими сторонами для художественного выражения должно считаться добросовестным до тех пор, пока это происходит в соответствии с добросовестной деловой практикой в сферах промышленности и коммерции. Также в Директиве ЕС № 2015/2436 указано, что нарушением права на товарный знак является его использование: 1) в ходе торговли; 2) для индивидуализации товаров и услуг. Как отмечается в доктрине, это означает, что использование товарного знака для творческого выражения является правомерным, пока не нарушает данные условия22.

В российском праве данный вид свободного использования признается на уровне судебной практики. Так в одном из дел правообладатель товарного знака «STOLICHNAYA» подал иск к сети кинотеатров за показ фильма, в котором демонстрировалась водка, маркированная данным товарным знаком. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение нижестоящих судов, отказавших в иске, отметив, что показ товарного знака в художественном фильме не в целях рекламы не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, не приводит к нарушению исключительного права на него и не создает риск смешения23. Аналогичная позиция была выражена и в других делах24.

Однако если использование товарного знака в произведении осуществляется в рекламных целях и способно ввести потребителей в заблуждение, его нельзя признавать правомерным. Так в одном из дел, которое дошло до ВАС РФ, правообладатель товарного знака «Louis Vuitton» подал иск к компании, которая в своей рекламе сока «Сокос» использовала сумки, маркированные товарными знаками истца, без его согласия. Суд первой инстанции отказал в иске, однако вышестоящие инстанции удовлетворили требования правообладателя, так как использование чужого товарного знака могло ввести потребителей в заблуждение и вызвать ассоциации с товарами «Louis Vuitton»25.

Следующим видом свободного использования товарного знака является его пародирование. Пародия в интеллектуальном праве означает использование чужого объекта с целью его высмеивания и вызывания комического эффекта.

При разборе пародирования товарных знаков важно различать два варианта пародий: пародия товарного знака для выражения своего мнения или художественного замысла (то есть здесь идет речь об использовании обозначений, сходных с товарным знаком, поскольку нет цели индивидуализировать товар с помощью товарного знака) и пародия чужого товарного знака для обозначения своих товаров и услуг (то есть допустимость такой пародии будет изъятием из исключительного права, так как лицо использует обозначение, отсылающее на чужой товарный знак, для идентификации своих товаров).

Первый случай защищает в США авторов пародий от обвинений в infringement через применение Теста Роджерса26, поскольку здесь используется обозначение, сходное с товарным знаком, в художественных или информационных целях. От обвинений в размытии авторы защищены через законодательные исключения в виде допущения размытия при некоммерческом использовании и в пародировании или критике27.

Примером правомерности подобного использования товарного знака является дело Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.28. Критик сети магазинов Walmart Чарльз Смит создал сайт с пародийными изображениями «Walocaust» и «Wal-Qaeda», а также продавал футболки с ними. Смит потребовал признать свои действия законными, а Walmart подала встречный иск о infringement и dilution by tarnishment. В отношении размытия суд указал, что хоть изображения Смита и ведут к ухудшению репутации компании, они являются некоммерческими, так как в первую очередь направлены на выражение его мнения, а доход, получаемый от продажи футболок, является вторичным последствием, следовательно подобное использование является законным.

Вопрос допустимости пародирования чужого товарного знака для идентификации своих товаров в американском праве является более сложным. Во-первых, при оценке правомерности использования пародии на чужой знак для маркировки своей продукции не применяется Тест Роджерса, поскольку такое использование является коммерческим29. Следовательно использование пародии на товарный знак для идентификации своих товаров может быть допустимым и не являться нарушением, только если не существует угрозы смешения. Данный вывод подтверждается рядом судебных решений. Например, в деле Tommy Hilfiger Licensing v. Nature Labs суд признал правомерным название духов для животных «Tommy Holedigger», пародирующих товарный знак Tommy Hilfiger, поскольку обозначение ответчика воспринимается, как очевидная пародия, а значит не сможет ввести потребителей в заблуждение30.

Во-вторых, поскольку использование пародии на чужой товарный знак является коммерческим, положения американского законодательства, исключающие ответственность за dilution не применяются31. Следовательно, для того чтобы использование пародии на чужой товарный знак для идентификации собственной продукции было правомерным, необходимо отсутствие снижения различительной способности пародируемого товарного знака и вреда его репутации при подобном использовании. Так в деле Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC установил, что использование ответчиком обозначения «Chewy Vuiton» для мягких игрушек для собак не ведет к снижению различительной способности и вреду репутации товарного знаку «Louis Vuitton»32.

В праве Европейского союза нет законодательных норм, прямо разрешающих пародирование товарных знаков. Суд ЕС также не рассматривал дел, посвященных данной проблеме. Однако можно предположить, что некоммерческое пародирование товарных знаков с целью художественного выражения или высказывания своего мнения является допустимым, поскольку, во-первых, п. 27 преамбулы Директивы ЕС № 2015/2436 допускает свободное добросовестное использование товарного знака в художественных целях; во-вторых, согласно ст. 11 Хартии Европейского Союза об основных правах, каждый имеет право свободно выражать свое мнение и распространять информацию.

Вопрос о правомерности пародирования чужого товарного знака для идентификации своей продукции в ЕС является более сложным. Как отмечается в доктрине, нормы ст. 10 Директивы ЕС № 2015/2436 можно толковать так, что использование пародии на товарный знак для маркировки своих товаров допустимо, если оно не создает угрозу смешения и не влияет негативно на различительную способность или репутацию пародируемого товарного знака33. Однако в этом вопросе все зависит от судебной практики, которая должна выработать определенные стандарты на конкретных примерах, как это было сделано в США. Стоит отметить, что в национальных правопорядках стран ЕС суды склоны скорее признавать неправомерным использование чужого товарного знака для идентификации своей продукции. Например, в Германии суды признали, нарушающими право на товарный знак, использование обозначения «PUDEL», пародирующего товарный знак «PUMA», для маркировки одежды34, а также использование обозначений, пародирующих товарные знаки «MARS» и «NIVEA», при продаже презервативов35.

В российской судебной практике не было ни одного дела, в котором бы рассматривалась допустимость пародирования товарного знака. Представляется, что пародии товарных знаков с целью художественного выражения будут признаны допустимыми, поскольку они, как правило, не нарушают индивидуализирующую функцию товарных знаков. Учитывая рассмотренную выше практику Суда по интеллектуальным правам, который признавал правомерность использования товарного знака в описательных и культурных целях, можно предположить, что такой же подход будет применен в отношении художественных пародий.

Вопрос о потенциальной допустимости пародирования товарного знака для идентификации своих товаров является более неоднозначным. В начале 2010-х в Москве было открыто кафе «Сбербар», пародирующее товарный знак «Сбербанк». Примерно в то же время в сети магазинов «X5 Retail Group» продавались портативные газовые плиты «Газпромчик», которые пародировали товарный знак «Газпром». В обоих случаях лица прекратили использование пародийных товарных знаков после получения претензий от правообладателей с требованием прекратить данную деятельность36. В доктрине отмечается, что при возникновении судебных споров было бы разумно применять американский подход, при котором пародирование товарных знаков допустимо, если оно не создает угрозу смешения и не ведет к размытию различительной способности товарного знака37.

Следующим случаем свободного использования товарных знаков является их добросовестное номинативное использование. Его суть заключается в том, что допускается использование чужого товарного знака при реализации своих товаров и услуг, связанных с продукцией правообладателя товарного знака с целью информирования потребителей о наличии такой связи. Данный случай относится к ситуации изъятия из исключительного права правообладателя, когда допускается использование его товарного знака третьим лицом в своей деятельности.

Впервые понятие добросовестного номинативного использования было сформулировано в США Апелляционным судом девятого округа в решении по делу New Kids on the Block v. News America Publishing в 1992 г., в котором был выработан трехступенчатый тест на то является ли использование добросовестным номинативным: 1) товар или услугу было бы трудно идентифицировать без использования чужого товарного знака; 2) товарный знак использовался в разумных объемах; 3) использование чужого товарного знака не должно наводить потребителей на мысли о спонсорстве или одобрении со стороны правообладателя38.

Доктрина номинативного использования и трехступенчатый тест подвергались сильной критике в доктрине и решениях судов других округов, поскольку они отходят от анализа вероятности смешения товарного знака правообладателя и обозначения, используемого другим лицом, в глазах потребителя39. Хоть сначала Апелляционный суд девятого округа указывал, что вероятность смешения не должна учитываться при применении доктрины номинативного использования, поскольку практически все случаи номинативного использования создают вероятность смешения40; через некоторое время он косвенно признал, что третий пункт из трехступенчатого теста должен трактоваться как отсутствие вероятности смешения41. Другие окружные суды также стали указывать, что при применении доктрины номинативного использования важно оценивать вероятность сходства обозначений в глазах потребителя42.

В отношении размытия американское законодательство закрепляет, что нормы об ответственности за dilution не применяются к добросовестному номинативному использованию43.

В ЕС добросовестное номинативное использование разрешено законодательством. Так согласно подп. c п. 1 ст. 14 Директивы ЕС № 2015/2436, правообладатель товарного знака не может запретить третьим лицам использовать товарный знак для целей идентификации или указания на товары или услуги, аналогичные товарам или услугам правообладателя, в частности, если использование товарного знака необходимо для указания целевого назначения товара или услуги, в том числе комплектующих или запасных частей. Примером использования доктрины добросовестного номинативного использования может служить дело BMW v. Deenik, где суд признал правомерным использование знака «BMW» независимым мастером для рекламы своей деятельности по ремонту автомобилей данной компании, так как это было необходимо для информирования потребителей о характере деятельности ответчика и не создавало впечатления коммерческой связи между ним и правообладателем44.

Корни добросовестного номинативного использования в российском праве можно найти в ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», где указано, что производители обязаны доводить до потребителя всю необходимую информацию о товарах, обеспечивая возможность их правильного выбора. Как отмечается в Обзоре СИП, для достижения данной цели может, в частности, использоваться указание на совместимость производимого товара с товарами других марок.

В российской судебной практике также можно найти случаи, когда суды признавали правомерным использование товарного знака в номинативных целях. Так в рамках одного из дел Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска правообладателю товарного знака «Добрынинский», подавшему иск к лицу, которое на сайте своего торгового центра разместило данный товарный знак, так как ответчик использовал спорный товарный знак в целях информирования потребителей о наличии продукции истца в торговом центре, что не нарушает индивидуализирующую функцию товарного знака и не создает вероятность его смешения45.

При этом российские суды, как и зарубежные, отмечают, что нельзя говорить о добросовестном использовании чужого товарного знака для указания назначения товара, если существует вероятность смешения. Так в одном из дел Суд по интеллектуальным правам признал ответчика виновным в нарушении ст. 14.10 КоАП РФ за ввоз на территорию РФ ремней безопасности с товарным знаком «LADA»46. Данное решение было мотивировано тем, что на ремнях не было никаких указателей на совместимость ремней с автомобилями Lada, а был просто нанесен товарный знак автопроизводителя, что создавало угрозу смешения в глазах потребителей.

Однако иногда в судебной практике можно найти и неоднозначные решения. Так в одном из дел правообладатель товарных знаков «ЛЕПЕСТОК» и «Респиратор ЛЕПЕСТОК» подали иск к лицу, осуществлявшему на своем сайте продажу товаров с указаниями: «АНАЛОГ ШБ-1, ЛЕПЕСТОК-200» и «АНАЛОГ Л-200, ЛЕПЕСТОК». Нижестоящие суды иск удовлетворили, однако Суд по интеллектуальным правам решения отменил, отметив, что ответчик не совершал действий с целью индивидуализации своего товарного знака при помощи товарного знака истца и не создавал угрозы смешения, поскольку лишь указывал на то, что товар является аналогом47. Трудно дать однозначную оценку данной позиции, поскольку, с одной стороны, ответчик действительно лишь написал об аналогичности своего товара, то есть средний потребитель скорее всего осознавал, что это не товар истца или аффилированных с ним лиц. С другой стороны, ответчик использовал репутацию истца для продвижения своих товаров, что нарушает репутационную и рекламную функции товарного знака. Для того чтобы подобные ситуации могли эффективнее решаться в будущем, законодателю в ГК РФ или Верховному Суду в своих разъяснениях стоит закрепить наличие у товарного знака рекламной и репутационной функций или наоборот установить, что указание на аналогичность товаров не является нарушением исключительного права.

Следующий случай свободного использования – это размещение товарного знака автомобиля на масштабной модели данного транспортного средства. В данной ситуации речь идет об изъятии из исключительного права.

На первый взгляд кажется, что подобные случаи достаточно редкие и несущественные, однако в европейских правопорядках рассматривалась много дел по данному вопросу. Ключевым здесь является решение Суда ЕС по делу Adam Opel AG v. Autec AG48. Истец – производитель автомобилей «Opel», чей товарный знак был зарегистрирован также и в отношении игрушек, посчитал, что его права были нарушены компанией, производившей масштабные модели его машин с нанесением на них товарного знака «Opel». Суд ЕС отметил, что в данном случае использование было правомерным, поскольку не затрагивало основные функции товарного знака и не создавало вероятности того, что потребители будут считать, что источником происхождения модели является та же компания, что и производит машины «Opel», так как ответчик наносил на коробку инструкцию и пульт управления свой товарный знак «Cartronic». Впоследствии национальные суды стран ЕС применяли подход, выработанный в данном деле, для решения аналогичных ситуаций49.

В России же практика идет по иному пути. Поскольку автопроизводители в РФ регистрируют свои товарные знаки также в отношении игрушек, суды признают создание и продажу масштабных моделей с такими товарными знаками неправомерными, даже если на товаре содержатся товарные знаки ответчика или третьих лиц50. Использование ответчиком аргументации, аналогичной позиции Autec AG, о невозможности введения потребителя в заблуждение относительно того, что игрушка произведена самим автопроизводителем, также не принимается судами51.

Подход российских судов по данному вопросу кажется ошибочным, поскольку логотип автомобильного бренда используется не для указания на источник происхождения товара, а для реалистичности создаваемой модели. Это является обычной практикой в сфере производства масштабных моделей. Потребители вряд ли будут введены в заблуждение относительно происхождения данной продукции, тем более если на ней нанесен товарный знак производителя игрушек. Данная позиция подтверждается п. 2 Обзора СИП, где указывается, что при оценке,используется ли товарный знак для индивидуализации или для иных целей, стоит обращать внимание на указание собственных товарных знаков наряду со спорным обозначением, а также общепризнанные правила и практику в соответствующей отрасли.

При этом не любое нанесение товарного знака на масштабную модель будет правомерным. Так, если, например, лицо сообщает, что оно является официальным дилером игрушек, производимых правообладателем автобренда, или на модели отсутствуют иные товарные знаки, то это может свидетельствовать о том, что происходит попытка создать у потребителей видимость того, что данные игрушки созданы самим автопроизводителем52. Такой случай безусловно будет нарушением прав на товарный знак.

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в российском праве существует несколько случаев свободного использования товарных знаков, не поименованных в законе. При этом судебная практика российских судов по вопросам добросовестного описательного, номинативного и культурного использования в целом соответствует подходам, принятым в США и ЕС, и учитывает сущность товарного знака и его назначение, которое заключается в индивидуализации товаров и услуг. Однако российским судам еще только предстоит разрешить вопросы о допустимости использования товарных знаков в пародийных целях. В отношении товарных знаков, нанесенных на масштабные модели транспортных средств, практика, устоявшаяся в российском правопорядке, кажется ошибочной и не соответствующей международному подходу.

Для развития указанных случаев свободного использования представляется целесообразным закрепить как минимум те их них, которые признаны российской судебной практикой, в ГК РФ. Это позволило бы эффективнее обеспечивать баланс между защитой прав правообладателей и общественными интересами в свободе выражения и добросовестной конкуренции.